Inbreuk door onbekendheid 36 c Octrooi Een octrooirechtszaak is voor de meeste bedrijven een blok aan het been. Een gerechtelijke procedure neemt vooral een klein bedrijf zo in beslag dat de normale bedrijfsuitoefening wordt geschaad. Hoewel een bedrijf dat in- breuk heeft gemaakt in Nederland financieel niet helemaal wordt uitgekleed is het ongerief meestal groot: behalve afdracht van behaalde winst of beta- ling van een schadevergoeding, moeten onder meer ook de inbreukma- kende producten bij afnemers worden teruggehaald en een lijst van afne- mers moet worden voorgelegd aan de concurrent of diens advocaat. De hoofdoorzaak van al deze ongemakken is onbekendheid met het oc- trooisysteem. Octrooien zijn in het midden- en kleinbedrijf nog steeds iets vreemds, en dat geldt ook voor de bouwwereld. Men weet bijvoorbeeld niet dat de meeste octrooien worden verleend voor kleine verbeteringen aan bestaande ontwerpen en niet alleen voor baanbrekende uitvindingen. Daardoor wordt er vaak niet bij stil gestaan dat een eigen (kleine) vinding al door een ander geoctrooieerd kan zijn, of men gaat er vanuit dat door een kleine wijziging aan te brengen aan het ontwerp van een concurrent men geen inbreuk maakt. Ook weten ondernemers vaak niet dat onder inbreuk- makende handelingen niet alleen het produceren en in de handel brengen van een geoctrooieerd product vallen, maar ook de opslag, de distributie en het verrichten van reparaties (bijvoorbeeld vervanging van een geoc- trooieerd onderdeel) en het leveren van onderdelen. Deze laatste bepaling is opgenomen om te voorkomen dat inbreuk omzeild wordt door een ge- patenteerd product in onderdelen te verkopen. Inbreukadvies Als een bedrijf per brief of deurwaardersexploot verwittigd wordt dat het inbreuk maakt, is de eerste adviseur die geraadpleegd dient te worden een octrooigemachtigde. Deze kan een `inbreukadvies' opstellen: een inschat- ting of er inderdaad van inbreuk sprake is of kan zijn. Ir. Erik de Vries, oc- trooigemachtigde in Den Haag, die regelmatig cli?nten bijstaat in rechtsza- Octrooi cInbreuk door onbekendheid Onbekendheid met het octrooisysteem maakt dat bedrijven, vaak onbewust, inbreuk maken op het octrooi van een ander. In overleg treden met de rechthebbende biedt dan vaak een betere uitweg dan procederen. "Want", zegt hoogleraar octrooirecht prof. mr. Willem Hoyng, "procederen is een kostbare zaak, zonder dat daar garanties tegenover staan." Wat te doen als uw bedrijf octrooi-inbreuk lijkt te maken? FOtO:PEtErDEKONINg/?NEAs Inbreuk door onbekendheid 37 c Octrooi ken, kijkt meestal of het ontwerp zodanig valt te wijzigen dat inbreuk wordt voorkomen. "Wij geven aan welke wijzigingen de ondernemer in zijn pro- duct moet aanbrengen. Zekerheid kunnen we echter niet geven, de rechter beslist uiteindelijk of er sprake is van inbreuk of niet. Maar het is wel zo dat wij meestal aan de veilige kant gaan zitten. Wij geven bijvoorbeeld het ad- vies om de stand van de techniek aan te passen. Die staat in de meeste octrooien vermeldt als literatuur die voor het nieuwheidsonderzoek is uitge- voerd in de verleningsprocedure. Dat is meestal een lijst van andere oc- trooien en vakartikelen. Voorwaarde is wel dat de andere octrooien al zijn vervallen." Een ondernemer kan ook gevrijwaard worden van inbreuk als hij de uitvin- ding al toepaste voordat de wederpartij zijn octrooiaanvrage indiende. Dit `recht van voorgebruik' is in de praktijk echter moeilijk te bewijzen en is ge- bonden aan bepaalde voorwaarden en wordt mede daardoor weinig verleend. Voordat een geschil over een Nederlands octrooi door de rechter behan- deld wordt moet er eerst een advies over de geldigheid van het octrooi worden gevraagd bij het Octrooicentrum, de octrooiverlenende instantie in Nederland. Op aangeven van de opponent onderzoekt het Octrooicentrum of het octrooi voldoet aan de verleningseisen nieuwheid, inventiviteit en in- dustri?le toepasbaarheid, aangezien onder de nieuwe rijksoctrooiwet van 1995 twintigjarige Nederlandse octrooien worden verleend zonder getoetst te zijn op inventiviteit en industri?le toepasbaarheid, terwijl zesjarige oc- trooien zelfs niet op nieuwheid worden onderzocht. Een dergelijk advies kan een verdere procedure voorkomen als blijkt dat het uitgegeven octrooi niet aan de eisen voldoet. Leiden al deze wegen tot niets en is er naar het oordeel van de octrooige- machtigde waarschijnlijk sprake van inbreuk, dan zal men met de octrooi- houder een licentie-overeenkomst moeten zien af te sluiten, een schade- vergoeding afspreken, ophouden met de productie of het op een proces aan laten komen. `Niet schrikken' Prof. mr. Willem Hoyng, hoogleraar octrooirecht aan de Universiteit van til- burg en praktiserend `octrooiadvocaat' in Amsterdam heeft een paar ad- viezen voor ondernemers die van inbreuk worden beticht. Zijn eerste ad- vies is niet te schrikken als men een waarschuwingsbrief van een octrooi- houder of een `desbewustheidsexploot' van een deurwaarder ontvangen. "Neem het wel serieus, maar schrik er niet van. Er zijn namelijk nogal wat octrooien, met name Nederlandse octrooien die onder de nieuwe rijksoc- trooiwet van 1995 zijn verleend, die niet zoveel voorstellen. Wie zo'n brief ontvangt, moet eerst navragen op welk octrooi er inbreuk gemaakt zou worden, want vaak wordt dat vergeten te vermelden. Vraag om een kopie. Kijk vervolgens op het octrooi op welke datum het octrooi is aangevraagd. cJohan Sanches Als het goed is kent iedereen de business waarin hij werkt. ga dus na of wat je aan het doen bent, of iets dat daar dicht tegenaan ligt, op die datum, de `prioriteitsdatum', al bekend was. Want je kunt nooit een geldig octrooi krijgen op iets dat niet nieuw is, dus ook niet op iets dat op de prioriteits- datum al openbaar was, respectievelijk voor iets dat van datgene dat op de prioriteitsdag al bekend was slechts gering (niet-inventieve) afwijkingen vertoont." Rechtstreeks overleg Hoewel Hoyng adviseert om niet te snel door de knie?n te gaan, heeft hij ook een waarschuwend woord voor al te strijdlustige ondernemers: "Besluit niet te snel om te gaan procederen, want procederen is een kostbare zaak zonder dat daar garanties tegenover staan. De kosten zijn sterk afhankelijk van de gecompliceerdheid van de zaak, maar voor het voeren van een kort geding moet je denken aan bedragen boven de 5000 euro. Je moet altijd in gedachten houden dat je de zaak kan verliezen. Het is ook zo dat, inbreuk of geen inbreuk, er altijd een grijs gebied is, zo tussen de veertig en zestig procent, waarin het niet altijd makkelijk is om voorspellingen te doen. De advocaat moet de kansen om te winnen inschatten en op basis daarvan moet de beslissing worden genomen." De kosten voor het proces is men overigens altijd kwijt, ook als blijkt dat er geen inbreuk wordt gemaakt. Een mogelijkheid die in de praktijk opvallend weinig wordt benut is om rechtstreeks met de octrooihouder in overleg te treden. De kans is dan groter dat de zaak sneller, goedkoper en met minder kopzorgen wordt op- gelost. Als bijvoorbeeld de maximale schadevergoeding waartoe een be- drijf kan worden veroordeeld (die veelal gebaseerd is op de gebruikelijke royalty-percentages) 20.000 euro is, dan is het waarschijnlijk voordeliger om met de octrooihouder tot een vergelijk te komen dan een proces te voeren waarvan de kosten tienduizenden euro's hoger kunnen liggen. b